新《商標法》第五十條在實踐中的適用

8月18日7版刊登了《新〈商標法〉第五十條的前世今生》一文，詳細介紹了該條款的歷史沿革以及商標審查機關適用此條款的現(xiàn)實需要，下面結合幾個具體案例，講述商標審查機關在審查實踐中適用此案例考慮的因素。

◎案例一：

中國臺灣地區(qū)某公司申請第30類商標被部分駁回案

2013年11月22日，中國臺灣地區(qū)彰化縣某食品股份有限公司申請注冊華師父及圖商標（圖一），申請類別為第30類。

2015年4月8日，商標局以《商標法》第五十條，引證基業(yè)榮昌食品企業(yè)有限公司在類似商品上已注冊的華師傅商標（圖二），部分駁回了中國臺灣地區(qū)彰化縣某食品股份有限公司的華師父及圖商標在“面條；蛋餅皮”上的申請。

基業(yè)榮昌食品企業(yè)有限公司的華師傅商標于2004年獲得注冊，專用期為2004年8月7日至2014年8月6日。該商標在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年4月8日被引證時已失效。

◎案例二：

李某申請第6類商標被部分駁回案

2013年6月26日，江西省南昌市李某申請注冊LIJUN利君商標（圖三），申請類別為第6類。

2015年1月27日，商標局以《商標法》第五十條，引證浙江省溫州市陳某在類似商品上已注冊的利君LIJUN商標（圖四），部分駁回了李某的LIJUN利君商標在“金屬（非電）；彈簧鎖；包用金屬鎖”上的申請。

陳某的利君LIJUN商標于2004年獲得注冊，核定使用商品類別為第9類，專用期為2004年7月14日至2014年7月13日。該商標在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年1月27日被引證時剛過6個月寬展期，已經(jīng)失效。

◎案例三：

美國加州某公司申請第25類圖形商標被部分駁回案

2014年2月7日，美國加州某公司申請注冊圖形商標（圖五），申請類別為第25類。

2015年1月18日，商標局以《商標法》第五十條，引證浙江省義烏市楊某在類似商品上已注冊的自由風FreeWind及圖商標（圖六），部分駁回了美國加州某公司的圖形商標在“服裝；舞衣；婚紗”上的申請。

浙江省義烏市楊某的自由風FreeWind及圖商標于2004年獲得注冊，核定使用商品類別為第25類，專用期為2004年7月7日至2014年7月6日。該商標在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年1月18日被引證時剛過6個月寬展期，已經(jīng)失效。

美國加州某公司對商標局的部分駁回決定不服，向商標評審委員會提出駁回復審申請，于2015年3月19日獲得受理，并已進入補充材料階段，目前此案仍在審理中。

◎案例四：

張某申請第31類商標被部分駁回案

2014年1月20日，山東省濟南市張某申請注冊益多多YIDUODUO及圖商標（圖七），申請類別為第31類。

2015年1月30日，商標局除引證在有效期內的3件商標外，還以《商標法》第五十條，引證甘肅某公司在類似商品上已注冊的E-MUCH益多多商標（圖八），部分駁回了張某的益多多YIDUODUO及圖商標在“新鮮漿果；鮮食用菌；植物種子；動物食品；釀酒麥芽”上的申請。

甘肅某公司的E-MUCH益多多商標于2004年獲得注冊，專用期為2004年8月7日至2014年8月6日。該商標在注冊期滿后未提出續(xù)展申請，在2015年1月30日被引證時剛過6個月寬展期，已經(jīng)失效。

2014年5月1日新《商標法》施行以來，商標局在國內注冊領域開始適用新《商標法》第五十條。筆者認為，適用此條款駁回待審商標應考慮以下幾方面因素。

一、待審商標與引證商標近似程度

商標局對申請注冊的商標進行審查的時候，相同近似商標的判定是十分重要的環(huán)節(jié)。筆者認為，在引用《商標法》第五十條駁回申請注冊商標時，相同近似商標的判定標準有一定的探討空間。在先商標已失效，引證失效商標駁回新申請商標固然于法有據(jù)，但應更加審慎，判定相同近似的標準可以更為嚴格。如兩者之間有所區(qū)別或區(qū)別較大，則消費者對于一件已經(jīng)退市或即將退市的商標與新申請的商標產生誤認的可能性較低。因此，筆者傾向于在新申請商標與引證的無效商標完全相同或高度近似時，才考慮適用《商標法》第五十條予以駁回。此外，可以更多地從整體上對無效商標和新申請商標進行比較判斷，減少個別要素的考量。在商標的主要構成要素中，完全一致或近似程度非常高的可以考慮判定相同或近似，次要構成要素可酌情不予考慮。

二、引證商標在審查時點的時效

《商標法》第五十條對引證商標有明確的要求，即“撤銷”“宣告無效”“注銷”等情形的無效商標，且時效為一年內。因此確定無效商標在審查時點的時效就變得尤為重要。

對“撤銷”和“宣告無效”的商標而言，如商標權利人接受撤銷或宣告無效的決定而沒有提起復審或訴訟等，則從該商標的撤銷決定作出之日起一年內，都屬于第五十條規(guī)定的范圍。商標權利人提起復審或訴訟，在復審或訴訟結論未定時，該商標仍然屬于有效商標，不屬于第五十條規(guī)定的范圍。

對“注銷”的商標，情況則有所不同。理論上，注冊商標專用權期滿后未續(xù)展即為無效商標。但實際上由于種種客觀因素，商標局對注冊商標的續(xù)展設立了6個月的寬展期，在6個月的寬展期內商標還可以續(xù)展。于是，審查員需要判定一些到期商標是否續(xù)展，這就形成了一個事實上的模糊區(qū)間。此時，審查員無法判定該商標的真正狀態(tài)，是到期未續(xù)展已經(jīng)成為無效商標，還是已經(jīng)提出續(xù)展申請正處于相關流程中仍然有效。此時，審查員有可能適用新《商標法》第五十條作為兜底條款，駁回新申請商標。因為如果引證商標有效則無須適用第五十條，如引證無效商標而不適用第五十條又于法無據(jù)。另一種因權利人消亡而“注銷”的商標則疑義較少，在該商標被注銷之日起一年內，審查的相同近似商標會適用第五十條駁回。

三、待審商標初審公告的時間節(jié)點

新《商標法》第五十條的規(guī)定是“宣告無效或者注銷之日起一年內……不予核準”。目前，對于法條中規(guī)定的一年內不予核準如何理解，尚沒有具體解釋。

有觀點認為，在新申請商標實質審查作出結論（注冊、駁回或部分駁回）的時點向后倒推一年即可。例如，2015年9月1日商標局對某商標進行實質審查，回溯到2014年9月1日。

另一種觀點認為，可以以新申請商標預計公告時間為準。以上述2015年9月1日商標局對某商標進行實質審查為例，如審查通過，大概3個月后可初步審定公告，時間大約為2015年12月1日。那么就以2015年12月1日為限，回溯到2014年12月1日。

還有的觀點認為，以上兩種觀點都有可取之處，審查員在審查商標時本就有一定的自由裁量權。此處對時間節(jié)點的判定可以參照相同近似的判定，審查員可自行判定回溯時間，但最早不超過2014年9月1日，最遲不超過2014年12月1日。

筆者認為，新《商標法》第五十條所說的“不予核準”具體是指商標局作出初審決定還是對外進行初審公告確實沒有明確，審查員在目前的情形下作出一定的自由判斷是合理的，但隨著新《商標法》施行不斷深入及相關配套規(guī)章制度不斷完善，應明確時間節(jié)點的判定，并向社會公開。

四、可能涉及的后續(xù)法律問題

適用新《商標法》第五十條可能涉及比較復雜的后續(xù)法律問題。例如A公司在先注冊的圖形商標于2015年4月1日到期未續(xù)展，但A公司在2015年8月新申請了完全相同的圖形商標。B公司于2015年6月在相同商品上申請了與A公司商標高度近似的圖形商標。根據(jù)目前的審查情況，商標局應該在2016年3月審查到B公司的商標。根據(jù)新《商標法》第五十條，A公司已注冊未續(xù)展的圖形商標失效期應到2016年4月1日。那么商標局如不引用該條款并引證A公司已注冊未續(xù)展的圖形商標駁回B公司的圖形商標，則B公司的圖形商標獲得注冊。隨后將導致A公司于2015年8月新申請注冊的圖形商標，被商標局引證B公司的圖形商標駁回。A公司如果了解新法第五十條的規(guī)定，肯定對此有異議。如果商標局引證A公司已注冊但未續(xù)展的商標駁回B公司的申請，B公司提出駁回復審，因駁回復審時已超過新《商標法》第五十條規(guī)定的一年期限，如無其他理由，B公司的要求很可能獲得商評委的支持。因此，在某些極端的情況下，商標局不論是否作出適用第五十條駁回新申請商標的決定，都會對新申請人或原有權利人的相關商標權益產生巨大的影響，并引發(fā)一系列的連鎖反應。因此，筆者在前文提出，適用新《商標法》第五十條駁回新申請商標應謹慎。但謹慎并不代表不用，審查員還是應該根據(jù)具體情況，依法公平公正作出審查決定。

五、維護市場秩序與保障申請人權利的平衡

新《商標法》第五十條的立法本意是保護消費者合法權益，使消費者對商品或服務來源不產生誤認，維護公正的市場秩序。但是，如果不加考慮地適用第五十條駁回新申請商標，又有“濫殺”之嫌，也偏離該條款的立法本意。因此，筆者認為，適用第五十條時必須注意在維護市場秩序與保護申請人權利之間取得一定的平衡。第五十條規(guī)定了一年追溯時限，申請人提出駁回復審，如無其他法定理由，很可能到復審時因為已過追溯時限而獲得商評委支持。

商標申請注冊與使用是緊密聯(lián)系的，商標無效的理由也多種多樣。例如：C公司持有某件商標，該公司因經(jīng)營不善已于2014年1月倒閉。D公司于2015年提出撤銷C公司持有的商標，并同時提出注冊申請。這就可能發(fā)生，商標局在2016年審查D公司新申請的商標時，C公司被撤銷的商標尚處于新《商標法》第五十條規(guī)定的追溯期內這樣的情況。從維護市場秩序的角度，C公司已于2014年倒閉，可以認為其遺留的商品到2016年已經(jīng)在市場上自然消耗或消失了。此時，不適用第五十條駁回D公司的商標注冊申請，也不會在市場上造成消費者誤認。